张骏等与徐建东商标权转让合同纠纷上诉案

本案关注点：受让人虽指定转让人向第三人转让相关商标权，但其作为合同当事人仍享有按合同约定向法院提起诉讼的权利。转让人未履行全面转让商标权的合同义务的，应当按照合同约定返还转让费

张骏等与徐建东商标权转让合同纠纷上诉案

　　江苏省高级人民法院
　　民事判决书
　　(2013)苏知民终字第0069号
　　上诉人（原审被告）张骏。
　　上诉人（原审被告）郑灵娥。
　　两上诉人共同委托代理人牟锡荣，浙江永宁江律师事务所律师。
　　被上诉人（原审原告）徐建东。
　　委托代理人曹正丰，江苏世纪天合律师事务所律师。
　　原审被告意大利卡丹罗股份有限公司。
　　法定代表人张骏，该公司董事。
　　委托代理人张珂，浙江永宁江律师事务所律师。
　　上诉人张骏、郑灵娥因与被上诉人徐建东、原审被告意大利卡丹罗股份有限公司（以下简称卡丹罗公司）商标权转让合同纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2011)苏中知民初字第0226号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年3月18日受理后，依法组成合议庭，于2013年5月14日公开开庭审理了本案。上诉人张骏、郑灵娥的共同委托代理人牟锡荣、被上诉人徐建东委托代理人曹正丰、原审被告卡丹罗公司委托代理人张珂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
　　徐建东一审诉称：其与张骏、卡丹罗公司于2005年3月8日签订注册商标转让合同，约定卡丹罗公司将第4280783、4052658、4052657、3133256、3145242号商标转让给徐建东，转让费为160万元。合同签订当天，徐建东将160万元转让费汇入张骏的私人银行卡，张骏将第3133256号注册商标证及第3145242号注册商标证交给徐建东两张，并在合同上盖章。后徐建东指定其开办的江苏卡丹罗服饰有限公司（以下简称江苏卡丹罗公司）作为受让人，委托相关部门办理了上述两个注册商标的转让手续，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）予以核准。其余三个注册商标因未提供有关证件，未办理转让手续，最终该三个商标后已被宣布无效。之后，徐建东得悉卡丹路（意大利）有限公司（以下简称卡丹路公司）对上述两个商标提出无效申请，且国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）业已受理。徐建东向张骏交涉此事，张骏承诺该两注册商标不存在侵权并且会赢得这场商标争议纠纷。至2010年3月，商评委撤销了这两个商标。根据商评委受理卡丹路公司无效申请的时间，张骏在转让该商标时已经知道其注册商标被控侵权，其行为涉及欺诈，系恶意转让。据了解，张骏将该转让费160万元占为己有，未交给卡丹罗公司。且卡丹罗公司已于2009年4月24日宣告解散，原址无人。张骏、郑灵娥作为该公司董事，明知公司涉及商标侵权及商标转让纠纷，在未通知债权人及未对公司进行清算的情况下，不当解散公司，应当对卡丹罗公司的债务承担连带清偿责任。据此，徐建东诉至法院，请求判令卡丹罗公司、张骏、郑灵娥返还商标转让费160万元。
　　张骏、郑灵娥一审辩称：1、徐建东不是本案商标注册转让合同的受让人，其起诉违反了合同相对性原则，无诉讼主体资格；2、张骏、郑灵娥不是本案适格被告，张骏、郑灵娥只是卡丹罗公司的董事，张骏在商标注册转让合同上签字只是职务行为，且卡丹罗公司已经注销，主体消亡，即使有债务也不应由张骏承担；3、涉案合同已经生效并履行，160万元转让费已经支付，商标所有权人卡丹罗公司也已经向国家商标局备案，转让合同已获核准，商标被撤销，对已经履行的商标转让合同无溯及力；4、卡丹罗公司转让商标不具有恶意，转让合同全部履行完毕后，张骏才知道商评委已经发出商标争议答辩通知书，转让在先，异议在后；5、《中华人民共和国商标法》第四十三条规定，对撤销商标不服的可以起诉，江苏卡丹罗公司未起诉，也未通知卡丹罗公司，系自动放弃权利，江苏卡丹罗公司已经是商标所有人，商标被撤销与卡丹罗公司、张骏、郑灵娥无关。
　　一审法院查明：
　　2004年6月9日，卡丹罗公司经商标局核准受让取得第3133256号及第3145242号注册商标专用权。
　　2005年3月8日，张骏代表卡丹罗公司与徐建东在江苏省常熟市签订商标注册转让合同，约定：卡丹罗公司将第4280783、4052658、4052657、3133256、3145242号商标转让给徐建东，转让费为160万元；卡丹罗公司保证所提供的相关手续具有合法性、有效性和真实性，不存在任何可能或已经与他人在先权利相冲突的事由；如商标经审核无法转让到徐建东，则徐建东将商标还给卡丹罗公司，卡丹罗公司无条件在一个月内退回全部转让费160万元。该合同第6条约定：受让人名称徐建东（或其指定公司）。除此之外，该合同还对违约责任等事项进行了约定。张骏在该合同上签字并加盖了卡丹罗公司的公章，徐建东在该合同上签字。合同签订当日，张骏将涉案第3133256号及第3145242号注册商标证交给徐建东，徐建东将160万元转让费存入张骏名下的银行卡中。同日，张骏在上述合同上手书“今收到徐建东商标转让费共计壹佰陆拾万元正”。
　　2006年4月18日，江苏卡丹罗公司经商标局核准受让取得第3133256号及第3145242号注册商标专用权。2010年3月1日，第3133256号及第3145242号注册商标被商评委撤销。
　　另查明，卡丹罗公司与徐建东签订商标注册转让合同之前，涉案第4280783、4052658、4052657号商标处于申请阶段。
　　还查明，江苏卡丹罗公司系由徐建东投资开办，该公司是阿里巴巴网站的会员，并在阿里巴巴网站上发布了相关信息，在公司介绍中载明了诸如其以“卡丹罗”为主导品牌等内容。
　　再查明，卡丹罗公司于2003年12月3日在香港注册成立，该公司董事及股东为郑灵娥和张骏。2009年3月24日，卡丹罗公司解散。庭审时，就卡丹罗公司解散后是否进行了清算询问了郑灵娥和张骏的代理人，张骏的代理人牟锡荣回答：“张骏说是由香港的律师处理的，时间长了，不清楚有无清算的法律文件”。
　　一审法院认为：
　　本案商标权转让合同的当事人即卡丹罗公司系香港公司法人，故应参照涉外民商事案件确定法律适用。依照《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条之规定，当事人没有选择合同适用的法律，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。本案中，当事人没有选择处理合同争议所适用的法律，涉案合同的签订地、履行地均在中国内地，故本案纠纷应适用与合同有密切联系的中国内地法律。
　　徐建东与卡丹罗公司签订商标注册转让合同，系双方当事人的真实意思表示，应属合法有效。徐建东在签订合同之日便支付了商标转让费160万元，依约履行了自己的合同义务。第3133256号及第3145242号注册商标经商标局核准转让给江苏卡丹罗公司，徐建东对此确认系其指定由该公司受让上述商标，该行为符合商标注册转让合同第6条的约定。张骏、郑灵娥据此认为徐建东的起诉违反合同相对性原则、徐建东不具有原告主体资格的抗辩与事实不符，不予采信。
　　商标注册转让合同第5条约定，卡丹罗公司“愿意将这些商标及其相近似商标一并办理转让（过户）手续给受让人”。据此，卡丹罗公司除了应将已取得注册商标证的第3133256号及第3145242号注册商标转让给徐建东之外，还要将处于申请阶段的第4280783、4052658、4052657号商标转让给徐建东。江苏卡丹罗公司在受让取得第3133256号及第3145242号注册商标后实际投入使用并在阿里巴巴网站上宣传上述注册商标。现有证据表明，卡丹罗公司已经履行了涉案第3133256号及第3145242号注册商标的转让义务。虽然涉案第3133256号及第3145242号注册商标因卡丹路公司提出异议而被撤销，但根据《中华人民共和国商标法实施条例》第三十六条的规定，有关撤销注册商标的决定或者裁定，对已经履行的商标转让合同不具有追溯力。故徐建东主张卡丹罗公司未履行第3133256号及第3145242号注册商标转让义务已构成违约的主张不能成立。但从证据来看，并未有证据证明卡丹罗公司履行了将处于申请阶段的第4280783、4052658、4052657号商标转让给徐建东的合同义务。且上述三个商标注册申请被商标局驳回，对此卡丹罗公司构成部分违约，应承担相应的法律责任。因卡丹罗公司已于2009年解散，作为该公司股东及董事的张骏、郑灵娥不能举证证明公司解散之后的清算情况，应承担举证不能的后果。考虑到本案中系张骏个人收取了徐建东的商标转让费160万元，在诉讼中张骏亦未能提供证据证明其已将上述160万元交给卡丹罗公司，更未提供证据证明张骏、郑灵娥履行了公司清算的法律义务，这既违反了股东的诚信义务，亦构成对债权人利益的侵害。故徐建东要求张骏、郑灵娥对卡丹罗公司的债务承担清偿责任的诉讼请求，应予以支持。张骏、郑灵娥关于公司股东在公司解散之后无需承担任何责任的抗辩，因未能提供有效证据，故不予采信。因卡丹罗公司与徐建东在商标注册转让合同中只约定了总的转让费为160万元，未明确每个商标的具体价值，亦未明确约定所转让商标的主次之分，而未能转让的商标占五分之三，故应该按照比例返还商标转让费96万元。由于卡丹罗公司已经解散，该款项应由张骏、郑灵娥支付。据此，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国商标法实施条例》第三十六条，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》（2012年修改前）第六十四条第一款之规定，判决:一、张骏、郑灵娥于判决生效之日起十日内向徐建东返还商标转让费96万元；二、驳回徐建东的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2012年修改前）第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费19200元，由徐建东负担7680元，由张骏、郑灵娥负担11520元。
　　张骏、郑灵娥不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判；由徐建东承担本案一、二审全部诉讼费用。主要理由：1、一审判决张骏、郑灵娥承担责任不当：商标转让协议载明出让方为卡丹罗公司，张骏是作为卡丹罗公司的代理人参与签订协议，而非涉案商标的权利义务主体。一审法院在卡丹罗公司有无清盘等基本事实未查清的情况下判决张骏、郑灵娥承担责任是错误的；2、一审法院未向卡丹罗公司送达法律文书，剥夺其诉讼权利并加重两上诉人的举证责任与义务，属程序违法；卡丹罗公司是在香港注册登记的香港公司法人，其注册地、营业地在香港，认定其是否合法解散、清算以及股东权利义务等应适用登记地法律即香港法律，一审法院适用中华人民共和国公司法，属适用法律错误；3、涉案商标转让的申请人和受让人均为江苏卡丹罗公司，徐建东不具有原告主体资格；4、一审认定涉案五个商标价值均等由此按比例确定上诉人的返还责任缺乏事实依据，涉案两个已注册商标为主商标，其余三个商标为次要、近似商标，且转让时处于申请中，上诉人徐建东明知申请中的近似商标存在不被注册的风险，应自行承担该风险。
　　徐建东二审答辩称：1、徐建东是协议订立人，并支付商标转让款，商标实际受让人系其指定，且江苏卡丹罗公司也声明权利人是徐建东个人，故徐建东是适格的原告；2、协议转让的五个商标各自独立不存在主次之分，也不存在近似商标；3、张骏个人在转让协议上签字、收取转让款并出具收条，且该款未转交卡丹罗公司，张骏、郑灵娥作为卡丹罗公司的股东对该公司未尽到股东责任，也没有履行清算义务，故张骏、郑灵娥应该承担清偿责任；4、本案适用法律正确，上诉人在一审庭审中同意适用国内法。故请求法院驳回上诉，维持原判。
　　卡丹罗公司委托代理人庭审述称：1、本案责任主体应为卡丹罗公司，张骏、郑灵娥作为卡丹罗公司的董事、股东，承担有限责任；2、张骏签订涉案协议后已向卡丹罗公司报账，不存在损害公司的行为；3、关于本案适用的法律，合同履行地在中国大陆，对相关行为适用中国法律无异议，但是卡丹罗公司在香港设立，其解散后的股东责任应适用香港法律。
　　本案二审争议焦点：张骏、郑灵娥是否应当向徐建东返还商标转让费；如果应当返还，返还的商标转让费数额如何确定。
　　二审中，各方当事人均未提供新的证据。
　　庭审中，各方当事人对一审判决认定的案件事实均无异议，本院依法予以确认。
　　本院认为：
　　一、徐建东的原告主体资格适格。徐建东以其名义与卡丹罗公司签订商标注册转让合同，约定徐建东向卡丹罗公司支付转让费，卡丹罗公司向徐建东或其指定的公司转让相关商标。从合同的履行情况看，徐建东签订合同当日完全履行了付款义务，后指定卡丹罗公司向第三方江苏卡丹罗公司转让相关权利。其作为涉案商标转让合同当事人，理应享有按合同约定向法院提起诉讼的权利。故上诉人所称徐建东不具有诉讼主体资格的理由与事实、法律不符，本院不予支持。
　　二、卡丹罗公司是商标合同转让方，其未能按约将涉案商标全部转让给徐建东，已构成违约，应承担相应的违约责任。本案中卡丹罗公司系在香港特别行政区登记注册的有限责任公司，且依据香港《公司条例》第291条的规定已被除册并告解散，卡丹罗公司事实上已不再具备独立承担民事责任的能力。鉴于一审、二审过程中张骏、郑灵娥均未能举证证明其作为股东已对卡丹罗公司的财产进行清算，亦未能提交其作为公司股东得以免除清算责任的香港法上的依据，本院认为，一审判决依据公司法原则，认定由张骏、郑灵娥对卡丹罗公司的债务承担清偿责任并无不当。
　　三、依据双方签订的商标转让合同，卡丹罗公司应将涉案五商标一并办理转让手续给徐建东，并承诺如经商标局审核无法成功转让商标，将退回转让费。就涉案第4280783、4052658、4052657号商标，卡丹罗公司既未办理转让上述商标注册申请手续，亦未最终取得上述商标的核准注册并转让予徐建东，违反合同约定，应返还部分转让费。其所辩解的徐建东应自行承担商标不能注册的风险与涉案合同约定承担的责任不符，本院不予支持。鉴于涉案合同未就五商标的主辅、价值作区分定义，卡丹罗公司亦未提出相应证据证明其主张，故一审判决确认应返还商标转让费人民币96万元，并无不当。
　　四、张骏、郑灵娥上诉称“一审法院向原审被告卡丹罗公司送达法律文书的程序违法”，对此本院认为，本案中卡丹罗公司系在香港设立的公司，张骏、郑灵娥作为董事，既是公司的实际控制人亦是公司的重要成员，且已作为本案被告应诉，对诉讼进程以及卡丹罗公司已告解散的状况都知情，在此情况下一审法院将法律文书送达给原卡丹罗公司法定代表人张骏并未违反法律规定，且对各方当事人利益亦无损害，对这一上诉理由，本院不予采信。
　　综上，张骏、郑灵娥的上诉理由不能成立。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
　　驳回上诉，维持原判决。
　　二审案件受理费人民币13400元，由张骏、郑灵娥共同负担。
　　本判决为终审判决。
　　

审判长王成龙
　　代理审判员陈亮
　　代理审判员高佳
　　二○一三年十月十二日
　　书记员王方玮

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