方越与广州三环专利代理有限公司专利代理合同纠纷上诉案

本案关注点：当事人未约定违约金的计算方法，法院可综合案件的具体情况，采用酌情的方式确定赔偿数额。酌情赔偿的数额应当考虑损失、专利申请授权的不确定因素、违约方的过失以及事后所做的善意努力等情节。

　　广东省高级人民法院
　　民事判决书
　　（2003）粤高法民三终字第129号
　　上诉人（原审原告）：方越。
　　委托代理人：梁晖，广东珠江律师事务所律师。
　　委托代理人：万龙，广东珠江律师事务所律师助理。
　　上诉人（原审被告）：广州三环专利代理有限公司。
　　法定代表人：温旭，职务：总经理。
　　委托代理人：程跃华，广东华旭律师事务所律师。
　　上诉人方越与上诉人广州三环专利代理有限公司（下称三环公司）因专利代理合同纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院（2001）穗中法知初字第145号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。
　　原审法院审理查明：1996年初，方越委托三环公司的前身三环专利事务所（2000年4月18日该所改制为现名）代理申请专利，该所具体承办人员为成明新，方越当时交纳了相关费用。同年4月9日三环专利事务所开具了给方越之母何银卿收取专利申请、检索费3700元的发票。双方均承认当时未签订委托代理合同。双方约定，申请专利所需向国家知识产权局专利局（下称国家专利局）缴纳的费用由方越交给三环公司，再由三环公司交给国家专利局。三环公司称当时曾告知方越若因没有交款导致专利失效，赔偿额一般为三环公司当次收取费用的10倍，方越对此予以否认。
　　此后，国家专利局向方越发出“不含糖的中药冲剂之制造工艺”专利申请的受理通知书，申请日为1996年3月26日，申请号为96103696.6。同年8月7日，该局又发出上述专利申请的初步审查合格通知书，上面写明，根据已提出的“要求提前公开声明”进入准备公布程序。同年11月13日，该局公布了上述发明专利申请公开说明书，其权利要求书包括两项权利要求。1998年11月3日和1999年9月3日，三环专利事务所又分别收取了方越专利维持费350元。2000年1月7日，国家专利局发出关于上述专利申请的第一次审查意见通知书，上面写明，申请人于1996年3月26日提出了实审请求，1996年5月9日提交了修改文件，经审查结论为，权利要求1和2不具备专利法第22条第3款规定的创造性。因此，专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或陈述理由不充分，其申请将被驳回。根据专利法第37条规定，申请人应在收到本通知书之日起的4个月内陈述意见。此后，方越称于2000年4月提交了针对上述第一次审查意见通知书的陈述书。2000年5月26日，国家专利局向三环公司发出上述专利申请的缴费通知书，写明：因申请人未在规定的期限内（2000年3月27日）缴足第5年度申请维持费，按照专利法实施细则第88条的规定，请于2000年9月27日前补缴申请维持费60元和滞纳金75元。并写明，专利法实施细则第7条第5款规定，当事人未补缴上述费用而导致专利申请被视为撤回的，除不可抗拒的事由外，均不得请求恢复其权利。2000年7月12日，该所又收取了方越发明专利维持费185元。同年12月1日，国家专利局又向三环公司发出上述专利申请视为被撤回通知书，写明：因申请人未在缴费通知书中规定期限内缴足第5年度申请维持费及滞纳金，按照专利法实施细则第88条的规定，该申请视为被撤回。三环公司承认是因其疏忽，在向方越收取专利申请维持费后未及时向国家专利局缴纳，致使专利申请被视为撤回，但其称此时尚可请求恢复权利。后因专利申请不能被恢复，方越遂提起本案诉讼。方越称在2001年1月三环公司仅告诉他未缴费须补办一些手续，直至同年4、5月其才看到视为撤回通知。同年5月后才知不能恢复专利申请。但有关本案专利申请恢复权利的签有方越姓名的保证书上的时间是2001年1月15日。
　　关于请求恢复权利被拒绝的原因，双方当事人均未提交证据证明，方越称是因为非因不可抗力不能交费不可能恢复权利，三环公司称是因方越在保证书上由他人代为签名。双方在本院开庭时确认是由方越之母到三环公司处在保证书上签上方越的名，后由三环公司去北京办理恢复权利手续。后成明新本人又予以否认，称是何银卿从三环公司处取回保证书回家签名后再交给他，故没有核实是否方越本人签名。
　　针对三环公司所提的方越的专利申请人资格问题，方越提交了下列证据：1、1993年5月16日方越（乙方）与金龙食品饮料有限公司（甲方）签订的《协议书》，订明，乙方为研制中药无糖冲剂而租用甲方设备，其租用费为每次200元，当租用费达到1000元时结付一次。该工艺研制所取得技术成果归乙方所有。甲方对乙方所取得的技术成果有优先实施权。如果乙方技术在甲方实施为甲方创造经济效益则甲方要付给乙方适当的技术使用费。届时双方按法律规定另行协商签订合同，以保障双方合法权益。2、1996年2月8日金龙食品饮料有限公司开具的收到方越设备借用费7次共1400元的收条，其中1993年5月17-18日2次，1996年1月26-29日5次。3、1996年2月金龙食品饮料有限公司开具的收到方越药材费750元（30公斤，每公斤25元）、副料款20元共计770元的收条。方越还称金龙公司是羊城药业下属的服务公司与某外商合资成立的，三环公司予以确认，双方还确认方越之父是金龙公司的经理。
　　方越就其主张的损失提交了下列证据：1、2001年3月18日方越（乙方）与越辉贸易有限公司（甲方）签订的《合作协议》，订明双方经协商就生产经营“不含糖中药冲剂”-免煎汤剂系列食品，达成如下协议：一、甲方按具体情况投入资金，总出资额100万元人民币资金投入。二、乙方以“不含糖中药冲剂之制造工艺”技术（发明专利申请号：96103696.6）作为技术入股份，占20%的股份。三、甲方负责财务。四、乙方负责协助生产设备的购置、安装及调试。负责“不含糖冲剂”-免煎汤剂系列食品的生产、工艺技术、工艺流程。并负责利用该技术发展片剂、胶囊、中药材浓缩颗粒出口等业务。八、双方合作期限15年，期满前3个月，双方共同协商是否继续合作。九、“不含糖中药冲剂之制造工艺”获得发明专利后，乙方同意以135万元人民币的价格将专利权转让给甲方，乙方以后不再占有股份，只作为技术顾问指导生产并开发新产品。三环公司提交了越辉贸易有限公司的工商登记资料，该公司经营期限至2001年6月30日，三环公司还称方越之父在该公司有股份，但未提交证据证明，方越予以否认。方越还称，当时与越辉贸易有限公司签订合同后，只作过产品调试，未正式生产，后专利申请被视为撤回，双方就口头协商解除了合同，互不追究责任，后双方未再联系。2、2001年7月31日方越收到成明新退回办理上述专利申请的办案费用12000元的收条复印件，上面写明，另有方越交三环专利事务所的4585元未退款。方越称这1.2万元和另外成明新给的1500元是成明新原来收取而未给单据的款项，三环公司则称该款与本案无关。3、方越自己列举的93-96年购买药材等材料、工具、借设备、复印、打字、资料等费用、申请专利费用（包括有发票和无发票共17085元）共计100925元，其它费用4100元（含申请另一专利费用3700元，压片加工费400元）。但除前述单据外，方越未提交其他证据证明。
　　在本案审理过程中，三环公司还申请法院对上述专利申请是否具备授权前景及该专利的无形资产的价值委托鉴定，以作为衡量方越损失的前提。三环公司还提交了广州市知识产权局2001年11月7日受理广州羊城药业股份有限公司请求调处与方越关于上述专利申请权属纠纷的通知书及广州羊城药业股份有限公司于1994年7月30日申请生产“冲服凉茶（不含糖）”的《广东省药品生产申请审批表》、广东省卫生厅1994年9月14日同意生产的批复和国家中医药管理局发给该公司有关该产品的“1996年度出口中药产品质量注册证书”。三环公司据此请求中止诉讼。后双方确认因方越不同意调解，广州市知识产权局不再处理上述纠纷。
　　原审法院审理认为：本案方越委托三环公司代理“不含糖的中药冲剂之制造工艺”发明专利申请事宜，双方虽未签订书面代理合同，但已就有关主要权利义务口头作了约定，且双方均已部分履行义务，应认定合同成立有效。三环公司应切实履行代理专利申请的义务。在国家专利局发出补缴第五年度专利申请维持费及滞纳金的通知后，方越已将有关费用交给三环公司，而三环公司由于工作疏忽未能及时代向国家专利局缴纳，致使专利申请被视为撤回，三环公司应属违约，应承担相关法律责任。至于三环公司所称在专利申请被视为撤回后本可恢复权利，但由于方越过错未能恢复的抗辩，现由于不能被恢复权利的理由无证据证明，况且，即使按三环公司所称的写保证书的方法能恢复权利，只因保证书上非方越本人签名才未能恢复，三环公司亦应在办理有关恢复权利手续的过程中尽充分的注意义务，三环公司所称未注意保证书上非方越本人签名的说法不能免除其相关责任，双方当事人既已在开庭时确认是方越之母到三环公司处在保证书上签名，三环公司庭后又反悔，本院不予采信。三环公司还提出方越是否是上述专利的合格专利申请人以及该专利是否可能被授予专利权的问题，但这两个问题均应另行解决，并不能由此免除三环公司代理申请专利的义务和三环公司因不履行义务所应承担的法律责任，故三环公司申请鉴定和请求中止诉讼本院均不予采纳。鉴于双方当事人未约定违约金的计算方法，现方越请求三环公司赔偿损失，本院予以准许，但方越所提赔偿损失的依据中，其与越辉贸易有限公司所签合同虽约定获得专利后以135万元转让给越辉贸易有限公司，但该合同是在2001年3月签订，而2000年1月第一次审查意见通知书已告知专利申请被驳回的可能性，同年12月国家专利局已发出该专利申请被视为撤回的通知，2001年1月已在办理恢复权利的手续，方越在这种情况下签订的该合同的真实性难以确认，且方越也无该合同在签订后实际初步履行的证据，方越以此合同约定的转让专利权的价格作为请求赔偿的依据，本院不予采纳。方越所称研制、申请专利的费用除已有单据外亦无法证实，但考虑到三环公司的违约行为确实对方越的合法权益造成一定的损害，本院根据本案的有关事实酌情判决三环公司对方越赔偿损失的数额。综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条的规定，判决如下：一、被告广州三环专利代理有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿原告方越经济损失人民币15万元；二、驳回原告方越的其他诉讼请求。本案受理费17010元，由方越负担7594元，三环公司负担9416元（该费方越已预交，本院不退回，由三环公司在给付上述判决第一项款项时一并迳付给方越）。
　　方越不服原审判决，向本院提起上诉，请求依法改判三环公司赔偿其经济损失人民币140万元，并由三环公司承担上诉费用。理由是：一、方越在2001年3月与越辉贸易有限公司签订专利转让合同时，对专利撤回并不知道，合同也是双方真实意思表示。原审法院认定方越签订保证书时即知专利已被撤回，由此随意推定方越所签订的合同真实性难以确认是缺乏逻辑的。1、2000年1月国家专利局所发的第一次审查意见通知书是要求方越在4个月内陈述对通知书的意见书，同年4月方越已及时递交了陈述书，之后一直未收到国家专利局的驳回通知，可知该专利已无被驳回的可能。2、由于三环公司没有递交专利申请维持费的过失，使该专利被视为撤回。三环公司于2000年12月收到国家专利局所发专利申请被视为撤回的通知后，未告知方越实情，仅告诉方越未缴费须补办一些手续。方越直至2001年4月底才得知专利被视为撤回，且致电国家专利局求证后才知实情。二、原审法院认定方越与越辉贸易有限公司所签合同没有实际初步履行与事实不符。早在1998年上半年，方越与越辉贸易有限公司就使用了本案的专利技术并取得良好效果。越辉贸易有限公司遂决定继续合作并购买方越的专利技术。由于三环公司的过失导致方越的专利申请被视为撤回，使方越无法继续履行与越辉贸易有限公司135万元的专利转让合同，也使方越丧失了与其他公司洽谈的机会。该专利技术的价值也是无法估量的，广州羊城药业股份有限公司利用该技术生产的产品仅2000年的利润就超过了200万元，故三环公司理应赔偿方越的损失。
　　三环公司亦不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决第一项，改判三环公司退回方越专利代理费及申请费用4585元，并判令由方越承担一、二审诉讼费用。理由如下：一、原审法院认为96103696.6专利申请是否可能被授予专利权的问题应另行解决是不合适的。对价值高低、授权前景不同的专利申请，由于专利代理机构在代理中出现的失误而导致专利申请被视为撤回时均承担同样的法律责任是不合适的。无形资产的消灭使得可获得独占使用权的专利申请技术丧失独占权，亦使权利人丧失了因为独占使用所获利润的减少或技术许可费的减少。根据无形资产评估的理论，无形资产评估采取“收益现值法”，即无形资产的价值就是将预期的无形资产折现成评估基准日的现值来衡量其价值。因此96103696.6专利申请是否能被授予专利权及其具有多少无形资产的价值与本案是有直接联系的。人民法院应当依据现有证据直接认定或者委托有关机关鉴定，或向国家专利局直接行文咨询。二、96103696.6专利申请不具备专利性，且该技术不存在独占使用的无形资产的价值。国家专利局2000年1月对本案专利申请的第一次审查意见通知书可知，该专利申请不具备专利授权前景。从这个意义来说，由于三环公司的过失导致96103696.6专利申请被“驳回申请”的结果变为“视为撤回”的结果，从专利技术的角度来衡量该技术不存在任何价值，因而导致视为撤回的结果并未导致该技术无形资产的减少。该专利申请技术未曾实施，既不存在专利技术价值，也不存在非专利技术价值。方越与越辉贸易有限公司于2001年3月签订《合作协议》之前，国家专利局已发来第一次审查意见通知书；方越的母亲也已在恢复专利请求的保证书上签名，该保护书即已知悉专利申请被视为撤回。双方签订协议之后，即2001年6月，越辉贸易有限公司已歇业。方越承认该专利申请未正式使用，协议双方也解除了协议；该协议实际上是一份合作协议，并不以该专利申请是否授权作为生效的前提。故原审法院不以此作为赔偿依据是正确的。三、原审法院没有考虑到三环公司为恢复申请所作的善意努力，也没有考虑方越应承担的责任。本案专利申请不能恢复是由于方越的母亲何银卿在保证书上代签的签名与专利代理委托书上的签名不一致所致。这要求一名并非律师的年代理一百余项专利申请的专利代理人来核对每一份签名是不现实的，即使在民事诉讼实践中，也并不核对两次签名的一致性。方越应当对签署保证书的严肃性承担一定的责任。为了恢复该专利申请，三环公司自行承担了有关的费用，并数次赴国家专利局办理特殊恢复手续，已经做了善意的努力。诉争申请最终不能恢复是由于方越自己的原因。四、原审法院一方面认定“方越所称研制、申请专利的费用除已有单据外无法证实”，另一方面根据本案的有关事实酌定赔偿数额的做法是不合适的。方越所称借设备等费用的凭据，系其父亲所在公司出具的三联或二联收据，没有财务账册佐证，同时方越作为一名司机，本人不具备从事药品生产工艺研制的专业背景，这些证据显然不具备真实性，不能说明方越为研制所支出的费用。方越自称研制期间尚在中学读书，显然不是真正的发明人，实际上，96103696.6专利申请技术本身就是其父母所在单位的技术，方越也不可能为此支付任何研制费用，这也是导致保证书上签名不一致的原因之一。从评估的原理来看，原审法院以此为依据，酌定赔偿数额也是不合适的。这是因为无形资产的价值并不能像有形资产的价值采用“重置成本”的方法来评估。如某项技术投入1000万元来研制，但最终该项技术不成熟，无法在工业上应用，则该项技术的价值也就等于零。因此，衡量无形资产的价值的唯一依据只能是该技术的收益而不是其他。如果原审法院参照最高人民法院有关专利侵权损害赔偿的司法解释作为赔偿额的计算依据是不合适，此前提是该技术是专利技术并且已实施。而96103696.6专利申请不具备授权前景，且未实施，专利申请权的丧失并未给该技术带来任何损失，原审法院参照侵权赔偿的司法解释作出判决有失公允。
　　方越答辩认为：一、三环公司对专利的最终不能恢复的后果应承担完全的责任。国家专利局是在发给三环公司两次书面缴费通知后，才发出“视为撤回通知书”的。作为一个专利代理机构，三环公司是清楚到期不支付专利维护费会导致专利撤回这一后果的严重性，忘记缴费是否属于缴费通知书所称的“不可抗据的事由”，三环公司也是非常清楚的。三环公司自称“已作了善意的努力”，根本就是对自己过错不负责任的推搪。二、三环公司对方越的专利授权前景进行任意否定是毫无事实根据的。在收到国家专利局的第一次审查意见通知书后，方越在同年4月就及时递交了陈述书，之后也一直未收到国家专利局的驳回通知，由此可知专利已无被驳回的可能。该专利申请真正失效的原因，正是由于三环公司的过失。可见，方越专利前景丧失的根本原因在于三环公司不履行职责的过失。三、三环公司要为其过错行为承担赔偿责任。根据《中华人民共和国民法通则》的规定，代理人不履行职责而给被代理人造成损失的，应当承担民事责任。故三环公司应对其因代理过程中的过失给方越造成的损失承担赔偿责任。四、三环公司无法否认方越专利技术的价值。该专利技术有关十分乐观的前景，越辉贸易有限公司之所以愿以135万元购买专利，就在于此。
　　三环公司答辩认为：一、方越认为三环公司没有按照通知书交纳费用的说法不合适。按照当时的专利审查实践，专利申请在国家专利局发撤回通知书后还有补救机会，如不考虑这种补救机会是对专利代理实践的误解。二、方越承认三环公司在代理中作出的善意的努力，恰恰表明这种善意努力以后没有被恢复的理由是方越签名前后不一致。三、方越认为本案专利技术存在价值，认为王老吉使用了这些专利技术。但三环公司并没有见到方越提供了有关王老吉实施该专利申请技术的有关证据。由于王老吉是羊城药业股份有限公司的产品而非方越的产品，也没有见到方越与羊城药业股份有限公司签订合同，只能说明方越与羊城药业股份有限公司都有开发该专利申请技术。方越从未在羊城药业股份有限公司工作，羊城药业股份有限公司是无法得知方越的技术的。且方越称羊城药业股份有限公司在1993年就已利用此专利申请技术生产王老吉，这个时间比该专利申请的时间还要早两年，方越的主张显然不能成立。
　　经二审审理查明，原审法院认定事实属实，本院予以确认。
　　另查：2001年9月24日，方越向原审法院提起诉讼，请求判令：1、三环公司赔偿方越经济损失人民币140万元；2、本案诉讼费用由三环公司承担。
　　本院认为：本案系专利代理合同纠纷，方越和三环公司均未对双方口头约定的专利代理合同的效力提起上诉，本院对该专利代理合同的合法性和有效性予以确认。
　　根据双方口头约定的专利代理合同，三环公司的主要义务就是代理专利申请人方越向国家专利局缴纳相关的费用，故三环公司没有及时履行合同义务即代理专利申请人向国家专利局缴纳费用的行为应认定为违约，应当承担相应违约责任。根据查明的事实，本院认为本案双方当事人系有偿的委托合同关系，依照《中华人民共和国合同法》第四百零六条“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失”的规定，方越要求三环公司赔偿损失是有法律依据的。
　　双方当事人争议的焦点在于如何具体确定违约赔偿数额。由于方越和三环公司均没有约定违约金的计算方法，方越的专利申请也由于三环公司的过失而导致被视为撤回，双方的专利代理合同已经无法继续履行，故原审法院综合本案的具体情况，采用酌情的方式确定赔偿数额，藉以弥补方越因此而遭受的损害，这种赔偿方式是适当的，本院予以维持。酌情赔偿的数额应当考虑方越的损失、方越专利申请授权的不确定因素、三环公司的过失以及因事后所做的善意努力等情节。一、关于方越因其专利申请被视为撤回而受到的损失问题。方越上诉认为其与越辉贸易有限公司签订的合作协议是真实有效的，且协议已实际履行，故应按该协议约定的专利转让费用作为本案的违约赔偿数额。从一、二审查明的事实看，方越于2001年1月15日就在请求恢复96103696.6专利申请权利的保证书上签署姓名，故其称于同年4月底才看到96103696.6专利申请视为撤回的主张不能成立。方越在得知96103696.6专利申请被视为撤回的情况后，仍然与越辉贸易有限公司签订了合作协议，协议的真实性有待商榷；并且，方越签署协议转让其专利权，对合作协议的另一方当事人越辉贸易有限公司的经营期限应当是知情的，但方越在明知越辉贸易有限公司的经营期限至2001年6月30日、即签署合作协议之后三个月的情况下，还与之签订合作协议，该合作协议的真实性确实难以认定，故原审法院对此不予采信是正确的，本院予以维持。方越对96103696.6专利申请所具有的价值也没有其他证据佐证，故本院不予支持。二、三环公司上诉认为原审法院在酌定赔偿数额时，没有考虑到三环公司善意的补救措施和方越自身的过失，也没有考虑到三环公司的违约只是导致了方越96103696.6专利申请由“被驳回申请”变更为“视为撤回”的结果，而且方越96103696.6专利申请的授权前景并不乐观，也不存在技术价值，故原判赔偿15万元有失公允。本院认为：虽然并不是所有的专利申请都能获得授权，但是发明创造都凝结着权利人无形的智慧和心血，也包括有形的投入和产出，如果因为过错或其他原因导致该发明创造毁于一旦，这种损失并不是某一确定的赔偿数额所能补偿的。但权利人的损失必然要通过确定的方式或赔偿进行补偿，因此，在方越的专利申请已被视为撤回，无法进行评估的情况下，双方对专利申请造成被视为撤回的后果是否有过错以及过错程度的大小，都可以成为审判机关酌情确定赔偿数额的依据。在本案中，方越已及时完成了支付专利申请费用的行为，故其不存在过错。三环公司主张方越96103696.6专利申请存在不具备创造性、可能被驳回申请的情形，但并没有充分的证据证明该专利申请已被国家专利局驳回。因此，三环公司未及时缴纳96103696.6专利申请维持费和滞纳金，对造成方越96103696.6专利申请被视为撤回的后果负有不可推卸的责任，这种后果也直接导致了方越不可能获得任何收益。三环公司主张在请求恢复权利的过程中系方越自身的过错致使专利申请最终被视为撤回是不能成立的，因现行的《中华人民共和国专利法》及其实施细则均只规定了仅在不可抗力的情况下才可办理请求恢复权利的程序。但三环公司在专利申请被视为撤回后所采取的积极的补救措施可以作为审判机关酌情确定赔偿数额所应考虑的情形。方越专利申请的授权的不确定性也可以作为赔偿的参考因素，因其专利申请确实也存在不具备创造性而不被授权的可能，此因素可部分减轻三环公司应承担的责任。综合以上事实和分析，本院认为原审判决在考虑方越96103696.6专利申请系发明专利申请，并考虑到三环公司为其过失所作的补救措施以及该专利申请授权的不确定性等情形后，酌情确定的赔偿数额是适当的，本院予以维持。鉴于双方的上诉请求均未得到支持，故本案二审诉讼费用的分担，由双方各承担一半。
　　综上所述，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
　　驳回上诉，维持原判。
　　本案二审案件受理费17010元，由方越和三环公司各负担8505元。因方越和三环公司均已向本院预交二审案件受理费用，故本院应向方越和三环公司分别清退8505元。
　　本判决为终审判决。
　　

审判长刘建强
　　代理审判员欧修平
　　代理审判员高静
　　二○○四年三月二十六日
　　书记员林恒春

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