在先使用能否对抗后注册商标

在我国商标侵权纠纷案件的审判实践中。时有发生如下的情形：原申青注册商标时，请求注册的图形或文字商标，实际上是被告在同一种商品或者类似商品上早已使用的未注册商标或商品名称，而且被告所使用的未注册商标或者商品名称，已经颇为公众熟知。在此类案件中，被告往往以其已在先使用为由做为被控侵权的抗辩理由，并以原告采用不正当竞争手段取得注册商标为理由请求商标局撤销该注册商标。本文将通过具体案例对有关问题予以研究分析。

　　一、案件事实和处理结果

　　发明人耿奎于1980年发明的按摩用磁块取名为“康乐磁”，并于当年在吉林省辽源市磁疗器械厂开始生产、销售。1986年，耿奎调入北京延庆磁疗器械厂将该产品技术带入该厂继续生产康乐磁产品，使用“耿字牌”注册商标。采用康乐磁按摩人体患病处，具有消除或减轻疼痛的奇特疗效，故康乐磁块被新闻界和消费占赞誉为“神磁”，是中国磁疗器械产品中第一个获得世界奖的产品，不但畅销全国，还出口二十多个国家和地区，是我国有关部门确认的名牌产品。

　　福建省霞浦电子仪器厂于1984年11月开始生产电子针灸按摩器，该产品，曾于1985年和1986年分别被我国轻工业部和电子工业部评为优秀新产品和部级优质产品。

　　1987年后，上述两种商品同时在北京有关商场销售，双方因“康乐”文字的使用造成消费者误购而发生纠纷。霞浦电子仪器厂遂向我国商标局申请“康乐”注册商标，使用于其电子针灸按摩器商品上，1988年10月30日核准注册。1988年11月，霞浦电子仪器厂就本案争议请求霞浦县工商局处理，后移送北京市工商局处理。1989年8月3日，北京市工商局处理认为，延庆磁疗器械厂用“康乐”作为磁疗商品名称，虽有不妥之处，但尚未构成对霞浦电子仪器厂“康乐”注册商标专用权的侵犯。

　　1992年2月10日，霞浦电子仪器厂就本案争议诉至北京市中级人民法院。

　　本案一审判决认为，延庆磁疗器械厂将霞浦电子仪器厂在电子针灸按摩器上核准注册的“康乐”文字商标作为其生产销售的磁疗块的商品名称使用，而电子针灸按摩器与磁疗块属于类似商品，并且导致消费者对两种商品的生产企业之间存在某种特殊联系的误认，这是商标法所禁止的。延庆磁疗器械厂的行为已构成对霞浦电子仪器厂“康乐”注册商标专用权的侵犯，同时考虑到在霞浦电子仪器厂申请“康乐”注册商标之前，延庆磁疗器械厂已经使用“康乐磁”商品名称的事实，判决如下：1．自判决生效之日起，延庆磁疗器械厂停止在其制造的磁块产品的名称上使用“康乐”字样；10日后，停止在其销售的磁块产品的名称上使用“康乐”字样；2．自判决生效之日起15日内，延庆磁疗器械厂赔偿霞浦电子仪器厂30万元。

　　延庆磁疗器械厂不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉称：康乐磁块和电子针灸按摩器属于两种不同的类似商品群号，两种产品使用的商标也不相同，根本不会造成误认；“康乐”二字自1983年起就已被其作为商品名称使用，霞浦电子仪器厂先以“康乐”注册商标，继而提起侵权诉讼，完全是一种不正当竞争行为。请求撤销一审判决。

　　二审判决认为，商标法中的误认是指商品产源的误认和使消费者产生当事人与商标注册人之间存在某种特殊联系的错误认识，不是指产品本身的误认。延庆磁疗器械厂生产的磁块与霞浦电子仪器厂生产的电子针灸按摩器在功能、用途上基本相同，都是医疗器械，均有止痛功能，用于治疗关节炎、神经痛等病患，两者应属类似商品。由于本案争议属权利冲突性的商标侵权纠纷，因此双方对于纠纷的发生均无过错。但是，延庆磁疗器械厂在得知霞浦电子仪器厂取得“康乐”注册商标；专用权后，仍坚持使用“康乐磁”这一商品名称长达数年，损害了霞浦电子仪器厂的合法权益，理应在停止侵权的同时，承担一定的损害赔偿责任。上诉人延庆磁疗器械厂的上诉理由不能成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。判决：驳回上诉，维持原判。

　　二、对本案涉及的法律问题的研究分析

　　（一）关于在先使用的未注册商标和商品名称能否对抗在后申请注册所取得的商标专用权？

　　我国商标实行强制注册和自愿注册相结合的原则，即除了国家工商行政管理局1988年1月14日规定人用药品和烟草制品必须使用注册商标以外，其他绝大多数商品的商标则实行自愿注册原则。按照商标法规定，只有经商标局核准注册的商标，商标注册人才享有商标专用权，受法律保护；但是，使用未注册商标，只要不违反商标法第34条规定，即属合法使用，虽不享有排他权，但具有无需办理注册申请，改进商标设计方便等优点。因此，在我国商品市场中，形成注册商标和未注册商标并存的局面。

　　我国现行法律、法规对未注册商标和一般商品的名称不予保护。因此，将他人长期使用的未注册商标或者商品名称，在相同商品或者类似商品上申请注册商标的现象时有发生。申请注册人一旦获得注册商标专用权，即指控在先使用人侵权，目前，我国法院和工商管理部门对此类案件所持的基本观点是，原告的注册商标专用权是依法获得的，应当依法享有排他权，被告尽管使用在先，但因其不受法律保护，在原告获得注册商标专用权以后，被告继续使用其未注册商标或商品名称的行为构成侵权。前述案例即按此观点做出判决。对于在先使用的未注册商标引起的侵权纠纷也是按此观点处理。例如，国家商标局出版的《商标通讯》（1994年第8期）介绍如下案例：湖南某化工厂早在60年代就生产“芙蓉”牌肥皂，并为广大消费者所喜爱，该厂未进行商标注册，结果“芙蓉”商标被另一家肥皂厂注册。该厂使用20多年的“芙蓉”商标被迫停止使用。

　　笔者认为，上述观点是否正确值得研究分析。首先我国商标法及其实施细则规定的各种商标侵权行为，均适用过错责任原则，行为人在主观上存在过错（故意或者过失）的才承担侵权责任。在原告申请注册商标前，被告使用的未注册商标或者商品名称不受法律保护，其内涵是不享有排他权，但却是合法的使用行为；在原告获得注册商标专用权后，被告继续使用其未注册商标或商品名称，并无造成与原告商品混淆的主观过错。因此被告的行为缺少主观过错这一构成商标侵权的要件。其次，一项知识产权的确认，不得侵害第三人在先的知识产权或合理利益，这是我国和大多数国家在知识产权立法或者司法中普遍适用的一项重要原则。我国专利法第62条第3项规定，在专利申请日前已经使用或做好使用相同发明创造的必要准备的第三人，其在原有范围内继续使用不视为侵犯专利权；专利法还规定，即使在技术上比在先专利更先进的从属专利，从属专利权人实施其专利技术必须经过在先专利权人许可，否则，即构成侵权。在我国大量的未注册商标或者商品名称中，一部分使用人通过长期使用，商品宣传、商品质优价廉或者良好的商业服务等，已经使其商标或商品名称为公众熟知，它已经能为使用人带来巨大的经济利益。审判实践发现，恰恰是这部分公众知晓的未注册商标或者商品名称才是第三人猎取的对象，第三人将其申请注册商标，一旦获得注册商标专用权，即指控在先使用人侵权。笔者认为，商标专用权人对在先使用人行使权利，有失公平竞争，损害在先使用人的合理利益，人民法院和工商管理机关应不予支持。

　　世界上多数国家在司法实践中十分重视在先使用人的合理利益。有些国家在确认商标注册人取得商标权的同时，允许在先使用人继续使用该商标，但不能扩大使用商品范围；有的国家如德国，在商标侵权诉讼中，如果被指控侵权的人能够拿出证据证明原告行使商标权时违背了公平竞争的原则，就可以免除侵权责任。

　　综上，笔者认为，在前述二个案例中，被告使用“康乐磁”名称和“芙蓉”商标多年，并为公众知晓，作为同行业竞争者的原告，抄袭被告的商品名称和商标进行注册，此行为即属违背诚实使用的不正当竞争行为；对被告行使商标权也违背诚实使用和公平竞争原则。因此，人民法院或工商管理部门对原告的诉讼请求应不予支持。

　　（二）能否依据在先使用的未注册商标和商品名称请求撤销在后申请和核准注册的该商标？

　　1993年修订以前的我国商标法，未明确规定给予第三人以注册不当为理由请求撤销注册商标的权利。此缺陷在现行商标法及其实施细则中得到了解决。商标法第27条规定，已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。商标法实施细则第25条具体列举了五种属于以欺骗手段或者其他不正当竞争手段取得注册商标的行为，其中的第（2）种行为是：“违反诚实使用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的。”笔者认为，此项规定中所指的“已为公众熟知的商标”即指未注册商标，因为已经注册的商标，在商标局进行实质审查时，按照商标法第17条规定，是不会被核准注册的。因此，依据我国现行商标法，在先使用商标的人可以依其长期使用该商标并为公众熟知为理由，请求商标评审委员会撤销该注册商标。

　　关于商品名称问题，如果该商品经过长期销售或商品宣传，成为公众知晓的商品名称。注册人以该商品名称在相同或类似商品上申请注册商标，其行为违反诚实使用原则。该商品名称的使用人可以依据商标法实施细则第25条第1款第（5）项“以其他不正当竞争手段取得注册的”之规定，请求撤销该注册商标。
　　【注释】
　　*最高人民法院